自围于城的本田
应对专利无效答辩时应考虑后续对侵权诉讼的影响—中国的最高法院在本田-双环案件中,对专利无效与专利侵权沿用了相同的判断原则,使得本田维持专利有效,但同时也使双环产品侵权不成立。
案件背景
本田技研工业株式会社(下称「本田」)在2003年11月对石家庄双环汽车股份有限公司(下称「双环」)提起专利侵权诉讼,被控侵权品LAIBAO S-RV与本田所生产的CR-V外观非常相似,但本田早已在2003年CR-V取得外观设计专利(CN3222860S,下称’860专利)。本田自2003年9月18日起开始向双环及各经销商发送警告函,要求双环停止侵权行为。由于双环仍持续销售LAIBAO S-RV,本田透过其关联公司向相关中国政府部门发函指控双环产品侵权,并透过报纸刊物、网站等公共媒体发起舆论,指称双环产品侵犯本田专利权,本田已提起侵权诉讼并提出巨额赔偿金。
双环在2003年12月24日对’860专利提起无效请求,专利复审委员会在2006年做出8105号无效决定,宣布’860专利无效,本田随即提起行政诉讼。2009年7月6日,根据8105号无效决定,石家庄中级人民法院驳回本田侵权之诉,直到2010年最高行政法院撤销8105号无效决定,民事判决发回原审法院重审。本田于2011年6月22日撤诉并于2011年9月9日向原审法院提起诉讼,将损害赔偿金额增加到34,857万元,初审败诉后,本田继续上诉到最高人民法院,持续了13年的诉讼,在2015年迎来终审结局,本田最终败诉。
自相矛盾的本田
当’860专利在专利复审委员会及行政诉讼一、二审均根据「整体视觉效果」判断不具专利性时,最高法院接受本田「具装饰效果的部分设计,对整体视觉效果具有显著影响」的主张,亦即’860专利在前大灯、雾灯、前护板、后组合灯、格栅、后保险杆、侧面车窗、车顶轮廓等部分与前案有所区别,撤销8105号无效决定。
而在侵权诉讼中,最高法院列举被控侵权产品与’860专利在前大灯、雾灯、前后护板、后组合灯、车尾、顶部、车顶轮廓、前格栅、机盖、发动机罩中央部位、倒车镜、侧灯等部分的差异,对整体视觉效果具有显著影响,足以使一般消费者可区分两者差异,被控侵权产品未落入’860专利权利保护范围中。
在本案中,最高法院淡化了整体观察原则,有报导解读为消费者在购买像汽车这样的大型产品时,除了整体外观,也会仔细观察相对较小的局部设计,因此,在进行大型产品的设计专利有效性判断与侵权判断时,应对局部差异给予更多的注意力。无论本田是被迫采取上述的答辩策略以维持’860专利的有效性,或者这只是一个单纯的诉讼策略失灵问题,这个案例再次提醒了我们前案检索的重要性。
双环赢了面子,输了里子
另一方面,双环对本田提出反诉,指称本田的诉讼是对中国竞品打压封杀,牟取不正当竞争利润,并将LAIBAO S-RV销量不佳和提前停产归咎于本田行为,求偿36,574万元。法院认为,本田在没有出示具侵权事实证据的情况下,透过公共媒体等管道发送内容不明确的警告信等行为,已经超过单纯的维权行为,当专利权人滥用侵权警告,损害竞争对手合法权益的,应当承担相应的责任,最终判决本田赔偿双环人民币1,600万元。
有许多报导认为双环胜诉的结果会使得抄袭模仿的山寨产品更加肆无忌惮,但奇迹地赢得诉讼的双环,却在2016年2月被工信部信部装备工业司撤销乘用车生产资质,这是否反应了有关当局对山寨厂商的态度?让我们再持续关注。
參考資料來源:
(1) 本田告中国车企外观抄袭侵权 被倒打一靶反赔1600万元(http://goo.gl/FHRY0L)
(2) 从本田外观设计专利无效行政案看整体观察原则的适用(http://goo.gl/MMIDQ7)
(3) 最高法院:本田诉双环汽车外观专利侵权耗时13年结案(终审判决书)(http://goo.gl/xrnVkM)
(4) 双环山寨CR-V 为何打赢官司让本田赔偿上千万元?(http://goo.gl/5AnUCw)
作者:
郭意君,PIIP项目负责人