中國發明專利申請捷徑-PPH專利審查高速公路

PPH加速審查制度

專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway;簡稱PPH)是全球多個國家或地區的專利局之間互通的一種協議制度,最早是於2006年由美國專利商標局(USPTO)和日本特許廳(JPO)所提出,截至2015年7月,全球已有36個專利局參與,其中也包括中國國家知識產權局(簡稱SIPO)。

FIG  1

[圖1]

有鑑於世界各國對於專利性的評判標準基本上大同小異,PPH利用工作共享的概念,避免同一發明不必要的重覆審查,以解決全球專利申請量大增但審查資源有限的問題,能有效節省審查成本、提高審查效率。對專利申請人來說,PPH除了能大大縮短涉外申請案的審查時間,還能節省申請費用、提高專利獲准機率,並可確保同族專利的保護範圍的一致性,有利於未來在多國維護和行使專利權。

PPH的三種途徑

雙邊PPH

雙邊PPH適用於簽訂協議的兩國專利局,是PPH最基本的模式。如下圖所示,申請人在首次申請受理局(Office of First Filing; OFF)提交的專利申請,有至少一項權利要求被認定为可核准後,在保證前後兩案的權利要求充分對應的前提下,可向後續申請受理局(Office of Second Filing; OSF)对後續申請提出加速審查的請求。

FIG  2

[圖2]

PCT-PPH

與雙邊PPH相似,PCT的申請人可以國際檢索(ISA)或初步審查受理局(IPEA)作為OFF,將其提供的具有肯定意見的書面意見或初步審查報告(ISR或IPER)向OSF提出加速審查的請求。

FIG  3

[圖3]

需注意的是,上述兩種PPH對於OFF的界定較為嚴格:OFF的申請必須為該專利申請的首次申請,也就是說,OSF申請日不能早於OFF申請,且OSF只能採用OFF的審查結果,不能使用第三國的審查結果。

此外,OFF的審查結果僅是OSF的審查參考,並不能保證OSF的審查結果;也就是說,同樣的權利要求,在OFF獲得批准,不代表在OSF也能獲得批准。

PPH MOTTAINAI

PPH MOTTAINAI是一種合作更為深入的多邊PPH,其對於OFF和OSF的界定較傳統的PPH寬鬆。如下圖所示,PPH MOTTAINAI是以審查完成順序來界定「先審查局(Office of Earlier Examination; OEE)」和「後審查局(Office of Later Examination; OLE)」。由於各國審查速度不同,此多邊PPH制度對於在多國佈局專利的申請人有明顯的優勢。

FIG  4

[圖4]

此外,就算首次申請是發生在非PPH MOTTAINAI成員國的第三國,也不影響對PPH MOTTAINAI的適用。在這種情況下,申請人還可以利用與第三國之間的雙邊PPH來加速審查。

FIG  5

[圖5]

在中國SIPO提出PPH請求

中國國家知識產權局SIPO從2011年起,先後與日本、美國、德國、韓國、俄羅斯、芬蘭、丹麥、墨西哥、奧地利、波蘭、加拿大、新加坡、西班牙、葡萄牙、英國、以色列、冰島、瑞典等多個國家建立了雙邊PPH試點專案。

除此之外,2014年1月,SIPO還與USPTO、JPO、歐洲專利局(EPO)和韓國特許廳(KIPO)等共五個專利局進一步簽訂了「五局專利審查高速公路(簡稱IP5 PPH)試點專案」,為期三年,屬於PPH MOTTAINAI多邊PPH的一種,其適用範圍比一般的雙邊PPH來得更廣,且手續更為簡便。

中國專利的申請人應善用PPH制度,在專業的代理機構的協助下,選擇對自己有利的PPH途徑和提出PPH請求的最佳時機,必能有效縮短專利申請週期,並提高專利獲准率。

然而,由於PPH對SIPO來說算是比較新的業務,因此SIPO對PPH請求的審核尚較嚴格,較無彈性。為確保中國申請案的PPH請求能順利獲得批准,申請人應了解以下幾項SIPO的審查原則及申請要點:

中國申請案至少有一個「適格的他國對應申請」,且該對應申請具有「至少一項已被該國專利局認定為具有專利性/可授權的權利要求」。當同時適用雙邊PPH和IP5 PPH時,應優先選擇IP5 PPH。在IP5 PPH途徑下,若對應申請的權利要求及審查意見通知書可通過其他四局的案卷訪問系統(例如USPTO的Public PAIR系統)查閱時,申請人只需將其明列在請求表中,並不需提交上述兩項文件。

保證兩對應申請案的「權利要求充分對應」。SIPO要求對應案與中國申請案必須有相同或更窄的權利要求範圍,且兩案的權利要求在文字上應盡可能保持一致,以便PPH審查員辨認兩案對應的充分程度,從而有利於PPH請求的批准。也因此,在提出PPH請求前,申請人應把握主動修改的時機(提出實質審查請求時以及收到進入實質審查階段通知書之日起的3個月內),確保權利要求的充分對應。

關於申請時點,SIPO要求,中國申請案須已公開,且進入實審階段(申請人也可在提出實質審查請求的同時提出PPH請求),但尚未收到審查意見通知書。

最好在對應案獲得授權公布文本後再提出PPH請求,可減少需提交的材料,降低雙方出錯的可能,進而提高請求獲批率。

在PPH請求的審查中,英文為SIPO可接受譯文語言。也就是說,申請人不需要提供美國對應案的相關文件的中文翻譯。

無須繳納PPH請求費。

善用SIPO參與的PPH制度

對於技術更新速度快、涉外專利申請需求大的申請人來說,PHH加速審查制度提供了便捷、高效的全球專利佈局的方案;而中國近幾年啟動的PPH試點項目運行平穩,合作的國家/地區及合作時間均逐漸拉廣、延長。因此,有意在中國市場佈局的專利申請人,務必靈活選用SIPO提供的多種PPH途徑,便可省錢省時的獲得中國專利批准,盡早在中國市場維護和行使專利權。

參考資料來源:
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/
http://www.patsnap.com/article/id-82

作者:
王傑美博士,博拓美國專利代理人