自圍於城的本田
應對專利無效答辯時應考量後續對侵權訴訟的影響—中國的最高法院在本田-雙環案件中，對專利無效與專利侵權沿用了相同的判斷原則，使得本田維持專利有效，但同時也使雙環產品侵權不成立。
案件背景
本田技研工業株式會社（下稱「本田」）在2003年11月對石家莊雙環汽車股份有限公司（下稱「雙環」）提起專利侵權訴訟，被控侵權品LAIBAO S-RV與本田所生產的CR-V外觀非常相似，但本田早已在2003年CR-V取得外觀設計專利（CN3222860S，下稱’860專利）。本田自2003年9月18日起開始向雙環及各經銷商發送警告函，要求雙環停止侵權行為。由於雙環仍持續銷售LAIBAO S-RV，本田透過其關聯公司向相關中國政府部門發函指控雙環產品侵權，並透過報紙刊物、網站等公共媒體發起輿論，指稱雙環產品侵犯本田專利權，本田已提起侵權訴訟並提出鉅額賠償金。
雙環在2003年12月24日對’860專利提起無效請求，專利複審委員會在2006年做出8105號無效決定，宣布’860專利無效，本田隨即提起行政訴訟。2009年7月6日，根據8105號無效決定，石家莊中級人民法院駁回本田侵權之訴，直到2010年最高行政法院撤銷8105號無效決定，民事判決發回原審法院重審。本田於2011年6月22日撤訴並於2011年9月9日向原審法院提起訴訟，將損害賠償金額增加到34,857萬元，初審敗訴後，本田繼續上訴到最高人民法院，持續了13年的訴訟，在2015年迎來終審結局，本田最終敗訴。
自相矛盾的本田
當’860專利在專利複審委員會及行政訴訟一、二審均根據「整體視覺效果」判斷不具專利性時，最高法院接受本田「具裝飾效果的部分設計，對整體視覺效果具有顯著影響」的主張，亦即’860專利在前大燈、霧燈、前護板、後組合燈、格柵、後保險桿、側面車窗、車頂輪廓等部分與前案有所區別，撤銷8105號無效決定。
而在侵權訴訟中，最高法院列舉被控侵權產品與’860專利在前大燈、霧燈、前後護板、後組合燈、車尾、頂部、車頂輪廓、前格柵、機蓋、發動機罩中央部位、倒車鏡、側燈等部分的差異，對整體視覺效果具有顯著影響，足以使一般消費者可區分兩者差異，被控侵權產品未落入’860專利權利保護範圍中。
在本案中，最高法院淡化了整體觀察原則，有報導解讀為消費者在購買像汽車這樣的大型產品時，除了整體外觀，也會仔細觀察相對較小的局部設計，因此，在進行大型產品的設計專利有效性判斷與侵權判斷時，應對局部差異給予更多的注意力。無論本田是被迫採取上述的答辯策略以維持’860專利的有效性，或者這只是一個單純的訴訟策略失靈問題，這個案例再次提醒了我們前案檢索的重要性。
雙環贏了面子，輸了裡子
另一方面，雙環對本田提出反訴，指稱本田的訴訟是對中國競品打壓封殺，牟取不正當競爭利潤，並將LAIBAO S-RV銷量不佳和提前停產歸咎於本田行為，求償36,574萬元。法院認為，本田在沒有出示具侵權事實證據的情況下，透過公共媒體等管道發送內容不明確的警告信等行為，已經超過單純的維權行為，當專利權人濫用侵權警告，損害競爭對手合法權益的，應當承擔相應的責任，最終判決本田賠償雙環人民幣1,600萬元。
有許多報導認為雙環勝訴的結果會使得抄襲模仿的山寨產品更加肆無忌憚，但奇蹟地贏得訴訟的雙環，卻在2016年2月被工信部信部裝備工業司撤銷乘用車生產資質，這是否反應了有關當局對山寨廠商的態度？讓我們再持續關注。
參考資料來源：
(1) 本田告中國車企外觀抄襲侵權 被倒打一靶反賠1600萬元（http://goo.gl/FHRY0L）
(2) 從本田外觀設計專利無效行政案看整體觀察原則的適用（http://goo.gl/MMIDQ7）
(3) 最高法院:本田訴雙環汽車外觀專利侵權耗時13年結案(終審判決書)（http://goo.gl/xrnVkM）
(4) 雙環山寨CR-V 為何打贏官司讓本田賠償上千萬元？（http://goo.gl/5AnUCw）
作者：
郭意君，PIIP專案負責人